Комментарии 0
...комментариев пока нет
Защита интересов производителя эмали от незаконных требований правообладателя товарного знака, использованного в названии эмали
В этом кейсе мы представляли интересы клиента в суде апелляционной инстанции.
Клиентом - обществом с ограниченной ответственностью S, занимающимся оптовыми продажами красок, олиф, лаков, защитных средств для металла и древесины, - был заключён договор от 10.01.2022г. на переработку давальческого сырья с обществом с ограниченной ответственностью F, в соответствии с которым общество с ограниченной ответственностью F производит из сырья, предоставленного обществом с ограниченной ответственностью S, эмаль под названием Е и передаёт результат работ (эмаль) обществу с ограниченной ответственностью S для последующей реализации. При этом обществом с ограниченной ответственностью F заключён лицензионный договор от 23.04.2020г. с акционерным обществом N, по которому
акционерное общество N (лицензиар) предоставляет обществу с ограниченной ответственностью F (лицензиат) право использования товарного знака Е на товарах, его упаковках, сопроводительной и деловой документации, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот.
В 2022г. обществом с ограниченной ответственностью S реализована эмаль под названием Е в количестве 18 913,7 кг стоимостью 5 091 192,5 руб. с учётом НДС. В январе 2023г. обществом с ограниченной ответственностью S получена досудебная претензия от акционерного общества N следующего содержания. Акционерное общество N является правообладателем исключительных прав на товарный знак Е в отношении товаров 511 класса по Международной классификации товаров и услуг с датой приоритета 17.10.2012г. Название эмали, реализованной обществом с ограниченной ответственностью S, является словесным элементом товарного знака Е. Соответственно, реализация эмали под названием Е без согласия акционерного общества N является нарушением исключительных прав акционерного общества N на товарный знак Е. Акционерное общество N требует от общества с ограниченной ответственностью S выплаты компенсации за незаконное использование товарного знака Е в размере 8 980 500 руб.
11.02.2023г. акционерное общество N обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью S о прекращении нарушения исключительных прав на товарный знак Е и выплате компенсации в размере 8 980 500 руб. за незаконное использование товарного знака Е при введении в гражданский оборот эмали под названием Е.
Обосновывая исковые требования, акционерное общество N привело следующие доводы:
1. В соответствии с п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения товарного знака и сходного с ним обозначения в глазах потребителей соответствующих товаров.
2. В соответствии с п. 162 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ" для установления факта нарушения исключительных прав на товарный знак достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения в глазах потребителей соответствующих товаров. Смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься потребителями в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом, которому принадлежит товарный знак.
Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения в глазах потребителей определяется исходя из степени сходства спорного обозначения и товарного знака и степени однородности товаров, реализуемых под спорным обозначением и под товарным знаком. Смешение возможно a) при низкой степени сходства спорного обозначения и товарного знака, но при высокой степени сходства товаров, реализуемых под спорным обозначением и под товарным знаком; b) при низкой степени сходства товаров, реализуемых под спорным обозначением и под товарным знаком, но при высокой степени сходства товарного знака и спорного обозначения. Однородность товаров устанавливается исходя из возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному производителю.
3. В соответствии с п. 41 "Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков; Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их формам; Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот; Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак", утвержденных Приказом Министерства экономического развития РФ от 20.07.2015г. N 482, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.
4. В соответствии с положениями "Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов", утвержденного приказом ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" от 20.01.2020г. N 12, если спорное обозначение и товарный знак имеют некоторые различия, а товары и/или услуги являются идентичными или однородными, что может привести к предположению о возможной их принадлежности одному производителю, можно сделать вывод о сходстве до степени смешения спорного обозначения и товарного знака.
5. Словесный элемент товарного знака Е и обозначение, использованное обществом с ограниченной ответственностью S (далее - спорное обозначение), состоят из одного и того же набора букв кириллицы, слогов и звуков, что свидетельствует об их фонетическом тождестве.
Графическое сходство обусловлено использованием в словесном элементе товарного знака Е и спорном обозначении прописных букв кириллицы.
Отсутствие ясной для потребителя семантики и изобразительного элемента в товарном знаке Е и спорном обозначении также демонстрирует их сходство, поскольку не позволяет выявить какой-либо смысл (одинаковый или противоположный) заложенных в товарный знак и спорное обозначение идей. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о сходстве до степени смешения товарного знака Е и спорного обозначения и, следовательно, способности спорного обозначения вызвать у потребителя ассоциации о принадлежности реализуемого обществом с ограниченной ответственностью S товара акционерному обществу N.
Арбитражный суд Московской области удовлетворил исковые требования акционерного общества N частично, приняв решение о взыскании с общества с ограниченной ответственностью S компенсации за незаконное использование товарного знака Е в размере 7 500 000 руб.
Представляя интересы общества с ограниченной ответственностью S, мы обратились в Десятый Арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на решение Арбитражного суда Московской области.
Апелляционная жалоба была мотивирована следующими доводами:
1. В соответствии со ст. 1487 Гражданского кодекса РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия (принцип исчерпания права). Принцип исчерпания права обозначает, что правообладатель не может препятствовать использованию товарного знака применительно к тем товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.
Эмаль под названием Е была изготовлена на основании договора на переработку давальческого сырья обществом с ограниченной ответственностью F, которому по лицензионному договору от 23.04.2020г. акционерным обществом N предоставлено право использования товарного знака Е на товарах, их упаковках, сопроводительной и деловой документации, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот (варианты введения товаров в гражданский оборот для общества с ограниченной ответственностью F не ограничены реализацией их по договорам поставки). Соответственно, эмаль под названием Е была введена в гражданский оборот лицом, которому правообладателем товарного знака Е предоставлено право его использования для этих целей, т.е. с согласия правообладателя товарного знака Е .
Обществом с ограниченной ответственностью F было реализовано право использования товарного знака Е путем изготовления продукции из давальческого сырья на основании договора на переработку давальческого сырья с обществом с ограниченной ответственностью S.
2. В соответствии с п. 2 ст. 1486 Гражданского кодекса РФ под использованием товарного знака понимается его использование, в том числе, использование под контролем правообладателя при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора. Под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя (п. 1 "Справки по использованию товарного знака под контролем правообладателя", утверждённой Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.08.2015г. N СП-23/21).
Следовательно, есть основания считать, что словесный элемент товарного знака Е в названии эмали, реализованной обществом с ограниченной ответственностью S, был использован под контролем правообладателя товарного знака Е (акционерного общества N), т.к. лицо, осуществившее введение эмали в гражданский оборот под обозначением Е (общество с ограниченной ответственностью F), наделено правообладателем правом использовать товарный знак Е, в том числе, в названиях товаров на основании лицензионного договора, заключённого обществом с ограниченной ответственностью F с правообладателем товарного знака Е. Соответственно, отсутствует нарушение исключительных прав акционерного общества N на товарный знак Е, основания для частичного удовлетворения исковых требований акционерного общества N отсутствуют.
Десятый Арбитражный апелляционный суд подтвердил нашу позицию и постановил, что суд первой инстанции необоснованно удовлетворил исковые требования в размере 7 500 000 руб., решение суда первой инстанции подлежит отмене, апелляционная жалоба - удовлетворению.
Клиентом - обществом с ограниченной ответственностью S, занимающимся оптовыми продажами красок, олиф, лаков, защитных средств для металла и древесины, - был заключён договор от 10.01.2022г. на переработку давальческого сырья с обществом с ограниченной ответственностью F, в соответствии с которым общество с ограниченной ответственностью F производит из сырья, предоставленного обществом с ограниченной ответственностью S, эмаль под названием Е и передаёт результат работ (эмаль) обществу с ограниченной ответственностью S для последующей реализации. При этом обществом с ограниченной ответственностью F заключён лицензионный договор от 23.04.2020г. с акционерным обществом N, по которому
акционерное общество N (лицензиар) предоставляет обществу с ограниченной ответственностью F (лицензиат) право использования товарного знака Е на товарах, его упаковках, сопроводительной и деловой документации, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот.
В 2022г. обществом с ограниченной ответственностью S реализована эмаль под названием Е в количестве 18 913,7 кг стоимостью 5 091 192,5 руб. с учётом НДС. В январе 2023г. обществом с ограниченной ответственностью S получена досудебная претензия от акционерного общества N следующего содержания. Акционерное общество N является правообладателем исключительных прав на товарный знак Е в отношении товаров 511 класса по Международной классификации товаров и услуг с датой приоритета 17.10.2012г. Название эмали, реализованной обществом с ограниченной ответственностью S, является словесным элементом товарного знака Е. Соответственно, реализация эмали под названием Е без согласия акционерного общества N является нарушением исключительных прав акционерного общества N на товарный знак Е. Акционерное общество N требует от общества с ограниченной ответственностью S выплаты компенсации за незаконное использование товарного знака Е в размере 8 980 500 руб.
11.02.2023г. акционерное общество N обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью S о прекращении нарушения исключительных прав на товарный знак Е и выплате компенсации в размере 8 980 500 руб. за незаконное использование товарного знака Е при введении в гражданский оборот эмали под названием Е.
Обосновывая исковые требования, акционерное общество N привело следующие доводы:
1. В соответствии с п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения товарного знака и сходного с ним обозначения в глазах потребителей соответствующих товаров.
2. В соответствии с п. 162 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ" для установления факта нарушения исключительных прав на товарный знак достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения в глазах потребителей соответствующих товаров. Смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься потребителями в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом, которому принадлежит товарный знак.
Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения в глазах потребителей определяется исходя из степени сходства спорного обозначения и товарного знака и степени однородности товаров, реализуемых под спорным обозначением и под товарным знаком. Смешение возможно a) при низкой степени сходства спорного обозначения и товарного знака, но при высокой степени сходства товаров, реализуемых под спорным обозначением и под товарным знаком; b) при низкой степени сходства товаров, реализуемых под спорным обозначением и под товарным знаком, но при высокой степени сходства товарного знака и спорного обозначения. Однородность товаров устанавливается исходя из возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному производителю.
3. В соответствии с п. 41 "Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков; Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их формам; Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот; Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак", утвержденных Приказом Министерства экономического развития РФ от 20.07.2015г. N 482, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.
4. В соответствии с положениями "Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов", утвержденного приказом ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" от 20.01.2020г. N 12, если спорное обозначение и товарный знак имеют некоторые различия, а товары и/или услуги являются идентичными или однородными, что может привести к предположению о возможной их принадлежности одному производителю, можно сделать вывод о сходстве до степени смешения спорного обозначения и товарного знака.
5. Словесный элемент товарного знака Е и обозначение, использованное обществом с ограниченной ответственностью S (далее - спорное обозначение), состоят из одного и того же набора букв кириллицы, слогов и звуков, что свидетельствует об их фонетическом тождестве.
Графическое сходство обусловлено использованием в словесном элементе товарного знака Е и спорном обозначении прописных букв кириллицы.
Отсутствие ясной для потребителя семантики и изобразительного элемента в товарном знаке Е и спорном обозначении также демонстрирует их сходство, поскольку не позволяет выявить какой-либо смысл (одинаковый или противоположный) заложенных в товарный знак и спорное обозначение идей. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о сходстве до степени смешения товарного знака Е и спорного обозначения и, следовательно, способности спорного обозначения вызвать у потребителя ассоциации о принадлежности реализуемого обществом с ограниченной ответственностью S товара акционерному обществу N.
Арбитражный суд Московской области удовлетворил исковые требования акционерного общества N частично, приняв решение о взыскании с общества с ограниченной ответственностью S компенсации за незаконное использование товарного знака Е в размере 7 500 000 руб.
Представляя интересы общества с ограниченной ответственностью S, мы обратились в Десятый Арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на решение Арбитражного суда Московской области.
Апелляционная жалоба была мотивирована следующими доводами:
1. В соответствии со ст. 1487 Гражданского кодекса РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия (принцип исчерпания права). Принцип исчерпания права обозначает, что правообладатель не может препятствовать использованию товарного знака применительно к тем товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.
Эмаль под названием Е была изготовлена на основании договора на переработку давальческого сырья обществом с ограниченной ответственностью F, которому по лицензионному договору от 23.04.2020г. акционерным обществом N предоставлено право использования товарного знака Е на товарах, их упаковках, сопроводительной и деловой документации, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот (варианты введения товаров в гражданский оборот для общества с ограниченной ответственностью F не ограничены реализацией их по договорам поставки). Соответственно, эмаль под названием Е была введена в гражданский оборот лицом, которому правообладателем товарного знака Е предоставлено право его использования для этих целей, т.е. с согласия правообладателя товарного знака Е .
Обществом с ограниченной ответственностью F было реализовано право использования товарного знака Е путем изготовления продукции из давальческого сырья на основании договора на переработку давальческого сырья с обществом с ограниченной ответственностью S.
2. В соответствии с п. 2 ст. 1486 Гражданского кодекса РФ под использованием товарного знака понимается его использование, в том числе, использование под контролем правообладателя при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора. Под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя (п. 1 "Справки по использованию товарного знака под контролем правообладателя", утверждённой Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.08.2015г. N СП-23/21).
Следовательно, есть основания считать, что словесный элемент товарного знака Е в названии эмали, реализованной обществом с ограниченной ответственностью S, был использован под контролем правообладателя товарного знака Е (акционерного общества N), т.к. лицо, осуществившее введение эмали в гражданский оборот под обозначением Е (общество с ограниченной ответственностью F), наделено правообладателем правом использовать товарный знак Е, в том числе, в названиях товаров на основании лицензионного договора, заключённого обществом с ограниченной ответственностью F с правообладателем товарного знака Е. Соответственно, отсутствует нарушение исключительных прав акционерного общества N на товарный знак Е, основания для частичного удовлетворения исковых требований акционерного общества N отсутствуют.
Десятый Арбитражный апелляционный суд подтвердил нашу позицию и постановил, что суд первой инстанции необоснованно удовлетворил исковые требования в размере 7 500 000 руб., решение суда первой инстанции подлежит отмене, апелляционная жалоба - удовлетворению.