Новая юридическая консультация для разработчиков программного обеспечения
Кому будет полезна информация:
- разработчикам программного обеспечения.
Проблема
Клиентом – компанией, занимающейся разработкой индивидуализированного программного обеспечения, адаптацией, доработкой и модернизацией программного обеспечения (далее – разработчик ПО), - заключены договор с заказчиком (далее – заказчик) на выполнение комплекса работ по созданию и разработке программного продукта, внедрение программного продукта на предприятии заказчика, работы по модернизации, интеграции, модификации, доработке программного продукта.
В соответствии с условиями договора а) разработчик ПО предоставляет заказчику неисключительное право использования программного продукта в количестве 150 экземпляров для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение срока действия исключительного права на программный продукт путем установки программного продукта на компьютеры заказчика; b) в случае возникновения у заказчика необходимости использования большего количества экземпляров программного продукта, чем установлено договором, стороны должны заключить дополнительное соглашение к договору, которым будут установлены количество экземпляров программного продукта, право на использование которых будет предоставлено заказчику, и стоимость использования дополнительных экземпляров программного продукта (таким образом, договор является смешанным, т.е. содержащим элементы договора подряда и лицензионного договора). Работы по договору выполнены разработчиком ПО в полном объеме, приняты и оплачены заказчиком. Впоследствии разработчику ПО стало известно об использовании заказчиком количества экземпляров программного продукта, превышающего количество экземпляров программного продукта, право на использование которых предоставлено заказчику в соответствии с договором.
Риски
- убытки разработчика ПО вследствие неполучения оплаты за использование заказчиком количества экземпляров программного продукта, превышающего количество экземпляров программного продукта, оплаченных по договору.
Варианты решения
Разработчику ПО следует направить заказчику предложение приобрести дополнительные лицензии на программный продукт в необходимом заказчику количестве экземпляров, проект лицензионного договора и счет на оплату необходимого заказчику количества лицензий.
В случае отказа заказчика от подписания лицензионного договора и оплаты дополнительных лицензий на программный продукт разработчику ПО следует направить заказчику досудебную претензию о прекращении нарушения исключительных прав разработчика ПО на программный продукт путем использования дополнительных экземпляров программного продукта, право на использование которых не было приобретено заказчиком, и выплате компенсации за нарушение исключительных прав.
В случае неудовлетворения заказчиком досудебной претензии разработчику ПО следует обратиться в арбитражный суд с иском о прекращении нарушения заказчиком исключительных прав разработчика ПО на программный продукт путем использования дополнительных экземпляров программного продукта, право на использование которых не было приобретено заказчиком, и взыскании с заказчика компенсации за нарушение исключительных прав.
Исковые требования могут быть обоснованы следующими доводами
В соответствии с п. 1 ст. 1259 Гражданского кодекса РФ программы для ЭВМ относятся к объектам авторских прав, которые охраняются как литературные произведения. Авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе, на операционные системы, программные продукты, программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения литературы (ст. 1261 Гражданского кодекса РФ).
В соответствии с п. 109 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019г. N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при рассмотрении судом дела о защите авторских прав следует исходить из того, что, пока не доказано иное, автором программы для ЭВМ (программного обеспечения, программного продукта и т.п.) считается лицо, указанное в качестве такого в Реестре программ для ЭВМ или в Реестре баз данных (п. 6 ст. 1262 Гражданского кодекса РФ). В соответствии со Свидетельством о государственной регистрации программы для ЭВМ авторами программного продукта являются работники разработчика ПО, с которыми у разработчика ПО заключены трудовые договоры. Соответственно, программный продукт является служебным произведением. В соответствии с п. 2 ст. 1295 Гражданского кодекса РФ исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное. Принадлежность разработчику ПО исключительных прав на программный продукт подтверждается также Свидетельством о государственной регистрации программы для ЭВМ. Соответственно, разработчик ПО является правообладателем программного продукта.
В соответствии с п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).Другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ, п. п. 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" в предмет доказывания по требованию о защите права на программы для ЭВМ входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования программы для ЭВМ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании программы для ЭВМ. В случае, когда в соответствии с договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком исключительное право на программу для ЭВМ или базу данных принадлежит подрядчику (исполнителю), заказчик вправе использовать такую программу или такую базу данных для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права на программу для ЭВМ (п. 3 ст.1296 Гражданского кодекса РФ). В соответствии с п. 1 ст. 1233 Гражданского кодекса РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе, путем предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).
В соответствии с п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса РФ правообладатель исключительного права может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом в соответствии с п. 5 ст. 1229 Гражданского кодекса РФ любые ограничения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации устанавливаются исключительно Гражданским кодексом РФ. Соответственно, разработчик ПО как правообладатель программного продукта и лицензиар, предоставивший заказчику право использования программного продукта, вправе определять условия использования программного продукта, в том числе, определять стоимость использования каждого экземпляра программного продукта, устанавливать ограничения количества экземпляров программного продукта, право на использование которых предоставляется лицензиату.
В соответствии с п. 1 ст. 1270 Гражданского кодекса РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение). Использованием произведения, независимо от того, совершается оно в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности, воспроизведение произведения.
В соответствии с п. 1 ст. 1235 Гражданского кодекса РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.
В соответствии с п. 3 ст. 1237 Гражданского кодекса РФ использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную названным Гражданским кодексом РФ, другими законами или договором. В соответствии с п. 41 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019г. N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», с учетом п. 3 ст. 1237 Гражданского кодекса РФ, во взаимосвязи с п. 1 ст. 394, п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ при наличии в лицензионном договоре условия об ответственности за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, выразившееся в использовании такого результата или средства за пределами прав, предоставленных по договору, лицензиар вправе потребовать взыскания убытков или выплаты компенсации в части, не покрытой договорной неустойкой, установленной за такое нарушение (зачетная неустойка). Таким образом, использование результата интеллектуальной деятельности в большем объеме, чем установлено лицензионным договором, без соответствующего разрешения правообладателя является нарушением исключительных прав правообладателя, связи с чем им может быть заявлено требование о взыскании компенсации. Соответственно, разработчик ПО обладает правовыми основаниями для обращения с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на программный продукт, выразившееся в использовании результата интеллектуальной деятельности – программного продукта - с превышением предусмотренных договором пределов разрешенного использования.
В соответствии с п. 3 ст. 1252, ст. 1301 Гражданского кодекса РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение исключительного права в размере от 10 000 руб. до 5 000 000 руб., определяемом по усмотрению суда, или в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Таким образом, требования разработчика ПО о взыскании компенсации за использование заказчиком дополнительных экземпляров программного продукта, право на использование которых не было приобретено заказчиком, является обоснованным.
Дополнительные рекомендации
В договоры подобного вида (договоры на разработку ПО, которыми предусмотрено предоставление заказчику лицензии на использование ПО, лицензионные договоры) рекомендуется включить следующие условия:
- в случае возникновения у лицензиата/заказчика необходимости использования большего количества экземпляров программного продукта, чем установлено договором, стороны должны заключить дополнительное соглашение к договору, которым будут установлены количество экземпляров программного продукта, право на использование которых будет предоставлено заказчику, и стоимость использования дополнительных экземпляров программного продукта.
- при отказе лицензиата/заказчика от заключения дополнительного соглашения и оплаты дополнительных лицензий использование лицензиатом/заказчиком большего количества экземпляров программного продукта, чем установлено договором, является нарушением исключительных прав разработчика ПО/лицензиара.
- объем прав на программный продукт, предоставляемых разработчиком ПО/лицензиаром лицензиату/заказчику: право на воспроизведение программного продукта с целью функционирования на технических средствах лицензиата/заказчика, в том числе, запись и хранение в памяти ЭВМ в количестве экземпляров ____ шт. (в акте предоставления неисключительной лицензии на программный продукт также следует указать количество экземпляров программного продукта).
- лицензиат/заказчик не вправе без письменного разрешения разработчика ПО/лицензиара совершать следующие действия в отношении программного продукта: осуществлять отчуждение (передачу, продажу и т.п.) программного продукта третьим лицам, распространять и предоставлять третьим лицам право распространения программного продукта путем продажи или иного отчуждения его экземпляров, изготавливать, поручать третьим лицам изготовление копий, составных частей программного продукта, за исключением архивной копии, осуществлять модификацию программного продукта, в том числе, переводить его с одного языка программирования на другой, осуществлять локализацию программного продукта и перевод его на другие платформы (модифицировать программный продукт), преобразовывать объектный код в исходный текст (декомпилировать программный продукт), использовать программный продукт любыми другими способами, не предусмотренными договором.
https://businessandlaw.ucoz.net/index/part_4_dlja_razrabotchikov_programmnogo_obespechenija_kompanij_zanimajushhikhsja_tekhnicheskim_obsluzhivaniem_po/0-53
https://businessandlaw.ucoz.net/index/part_5_dlja_razrabotchikov_programmnogo_obespechenija_kompanij_zanimajushhikhsja_tekhnicheskim_obsluzhivaniem_po/0-55