Новая юридическая консультация для владельцев сайтов

Кому будет полезна информация:

- владельцам сайтов.

Проблема

Клиент – производитель мобильных устройств – является правообладателем словесного товарного знака Х (далее – правообладатель), что подтверждается свидетельством на товарный знак. При плановом интернет-мониторинге правообладателем было выявлено наличие сайта, в доменном имени которого использовано словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком правообладателя (далее – спорное доменное имя). Регистратором доменного имени сайта является ООО "РЕГ.РУ" (далее - регистратор), администратором доменного имени – индивидуальный предприниматель Z (далее – администратор) (подтверждаются информацией на сайте АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и ответом ООО "РЕГ.РУ" на адвокатский запрос, направленный от имени правообладателя). Досудебная претензия правообладателя о прекращении использования спорного доменного имени была оставлена администратором без удовлетворения, действия по прекращению использования спорного доменного имени администратором не были предприняты.

Риски

- убытки правообладателя вследствие возможного снижения «покупательского траффика»;

- репутационные риски правообладателя в случае реализации с использованием сайта контрафактной продукции или продукции более низкого качества, чем продукция правообладателя;

- судебные расходы, в том числе, на юридические услуги, в случае неурегулирования спорной ситуации в досудебном порядке.

Варианты решения

Обращение в арбитражный суд с иском к администратору спорного доменного имени об отмене регистрации спорного доменного имени, запрете использования товарного знака в доменном имени, запрете использования сайта со спорным доменным именем и взыскании убытков или компенсации за незаконное использование товарного знака.

Исковые требования следует обосновать следующим.

В соответствии с п.1 ст. 1225 Гражданского кодекса РФ товарный знак является охраняемым результатом интеллектуальной деятельности. В соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса РФ другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя. При этом отсутствие запрета правообладателя не является согласием (разрешением) на использование результатов интеллектуальной собственности, принадлежащих правообладателю.
Согласно статьи 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети «Интернет», в том числе, в доменном имени и при других способах адресации.
Таким образом, правом на использование товарного знака в доменном имени обладает только правообладатель товарного знака или лицо, которому такое право предоставлено правообладателем на основании договора. Т.к. между правообладателем и администратором спорного доменного имени отсутствуют договорные отношения, которые подразумевают правомерное использование в спорном доменном имени товарного знака и/или обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, в спорном доменном имени осуществляется администратором без согласия правообладателя, т.е. незаконно, и является нарушением исключительных прав правообладателя на товарный знак.
В соответствии с абз. 2 п. 158 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. В этом случае, исходя из целей регистрации доменного имени, нарушением исключительного права на товарный знак может быть признан сам факт такой регистрации. Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию.
В соответствии с п. 159 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта статьи 1252, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

Особое внимание следует обратить на то, что регистрация и администрирование спорного доменного имени, содержащего обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, является препятствием для использования правообладателем товарного знака в доменных именах второго уровня в российском сегменте Интернет.

В соответствии со ст. 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция путем незаконного использования товарного знака или схожего ему до степени смешения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая размещение в доменном имени и при других способах адресации. Таким образом, использование в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком правообладателя а) создает вероятность введения в заблуждение потенциальных покупателей продукции правообладателя, b) создает для администратора спорного доменного имени возможность привлекать потенциальных покупателей товаров, аналогичных товарам, которые реализуются под товарным знаком правообладателем,
что следует квалифицировать как акт недобросовестной конкуренции. Соответственно, действия администратора по приобретению права на спорное доменное имя (в том числе, с целью последующего использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции (абз. 4 п. 158 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Полномочия по выработке правил регистрации доменных имен в доменах RU и РФ делегированы Минкомсвязи АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет». Решением АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» № 2011-18/81 от 05.10.2011г. (ред. 16.07.2021г.) утверждены «Правила регистрации доменных имен в доменах RU и РФ». В соответствии с п. 1.1 «Правил регистрации доменных имен в доменах RU и РФ» администратором доменного имени является лицо, на имя которого зарегистрировано доменное имя в соответствующем реестре; администратор определяет по своему усмотрению порядок использование домена, осуществляет организационную и техническую поддержку его функционирования. В соответствии с п. 3.2.1. «Правил регистрации доменных имен в доменах RU и РФ» регистрация доменного имени осуществляется на основании заявки пользователя при условии выполнения пользователем требований Правил и договора. Исчерпывающий перечень причин, по которым регистратор вправе отказать в регистрации доменного имени, содержится в Правилах.
Т.к. регистратор не вправе отказать в регистрации выбранного пользователем доменного имени на основаниях, не предусмотренных Правилами, пользователь (администратор) самостоятельно несет ответственность за выбор доменного имени и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией доменного имени. Следовательно, администратор спорного доменного имени является надлежащим ответчиком по иску правообладателя о прекращении незаконного использования сайта со спорным доменным именем.

В соответствии с Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014г. № СП-21/4 «Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров» отмена регистрации или изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев:
«(i) спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца;
(ii) у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени;
(iii) спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно».

Соответственно, есть основания считать, что спорное доменное имя зарегистрировано администратором незаконно. Неправомерным удержанием спорного доменного имени путем его администрирования администратор нарушает исключительные права правообладателя на свободное использование товарного знака, в том числе, в доменных именах сайтов. Следовательно, правообладателем вместе с другими исковыми требованиями может быть предъявлено требования об отмене регистрации спорного доменного имени.

В соответствии со ст. 1252 Гражданского кодекса РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, о возмещении убытков или выплате компенсации к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем.
Соответственно, правообладатель вправе требовать 1. отмены регистрации спорного доменного имени и/или прекращения использования администратором сайта со спорным доменным именем, 2. возмещения убытков или выплаты компенсации за незаконное использование в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком правообладателя.

Расчет размера компенсации должен быть обоснован следующими критериями:

- узнаваемость товарного знака на потребительском рынке;
- срок администрирования доменного имени (срок незаконного использования в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком правообладателя);
- характер нарушения и степень вины администратора спорного доменного имени.

В случае если требование о взыскании компенсации заявлено в минимальном размере правообладатель освобожден от обязанности обоснования размера заявленной к взысканию суммы (п. 61 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

https://businessandlaw.ucoz.net/index/dlja_vladelcev_sajtov/0-32