Недобросовестная конкуренция при регистрации товарных знаков: практика

Порядок защиты прав

Для защиты своих прав заинтересованное лицо вправе выбрать административный или судебный вариант защиты. С заявлением о признании регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции можно обратиться либо в ФАС, либо в Суд по интеллектуальным правам (СИП). Это разъяснение дано в п. 8 постановления Пленума ВС от 23 апреля 2019 года № 10 и Письме ФАС от 26 августа 2019 года № АК/74286/19. Законодательство допускает одновременное обращение в антимонопольный орган и суд. Такой вариант может быть полезен, когда предмет и объем доказательств не идентичны. 

Если заявитель идет сразу в суд, то надо установить наличие на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака конкурентных отношений только между истцом и ответчиком, но не между ответчиком и иными хозяйствующими субъектами, как в случае с административной вариантом. 

К компетенции суда относятся споры по оспариванию отказов в возбуждении дел о нарушении антимонопольного законодательства и споры об обжаловании решения ФАС, в связи с недобросовестной конкуренцией при регистрации товарных знаков.

Недобросовестная конкуренция, связанная лишь с приобретением исключительного права на средство индивидуализации без его использования правообладателем, не допускается в силу ст. 14.8 Закона о защите конкуренции (см. п. 169 постановления Пленума ВС от 23 апреля 2019 года № 10). Это разграничение видов недобросовестной конкуренции отражено и в п. 13 Обзора судебной практики Президиума ВС от 15 ноября 2023 года.

Обычно подобные споры связаны с регистрацией товарных знаков, чтобы навредить конкуренту, вытеснить его с товарного рынка и получить необоснованные экономические преимущества. Зачастую такие конфликты возникают между бывшими партнерами, аффилированными лицами, когда один из них регистрирует в качестве товарного знака обозначение, которое ранее использовалось другими лицами и стало известным потребителям определенных товаров (услуг). Похожие ситуации возникают и при приобретении лицом исключительного права на товарные знаки, ранее широко используемые конкурентом, но не зарегистрированные надлежащим образом. Еще требования о признании регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции могут предъявляться как защитные меры в ответ на получение претензии или иска о нарушении исключительных прав на товарный знак и/или взыскания компенсации. 

Чтобы признать действия правообладателя актом недобросовестной конкуренции, мало одного факта использования спорного обозначения иным лицом до даты подачи ответчиком заявки на регистрацию товарного знака – нужно установить совокупность обстоятельств.

Дело LASTWISH

ИП Радий Бабин обратился в СИП с исковым заявлением к ИП Петру Мятишкину, чтобы признать актом недобросовестной конкуренции действия ответчика, который приобрел и использует исключительное право на товарный знак «LAST WISH» по свидетельству № 884909 в отношении товаров 30-го класса (чай, кофе) и услуг 43-класса МКТУ (кафе, рестораны).

С января 2021 года истец продавал разные сорта кофе под наименованием «LAST WISH» на маркетплейсах Wildberries и OZON. В это же время ответчик вел аналогичную деятельность на тех же площадках, но под товарным знаком «BUENOS DIAS». При этом обжарку кофейных зерен оба предпринимателя заказывали у одного изготовителя. 

В декабре 2022 года Бабин узнал, что конкурент зарегистрировал на свое имя товарный знак «LASTWISH» и начал им пользоваться, а уже в январе 2023 года Бабин получил претензию о незаконном использовании товарного знака с требованием выплатить более 15 млн руб. компенсации.

Мятишкин в ответ утверждал, что в его действиях по регистрации и использованию товарного знака «LASTWISH» нет признаков недобросовестной конкуренции – он не знал об использовании истцом обозначения «LAST WISH» до даты приоритета товарного знака.

Суд признал действия ИП Мятишкина по приобретению и использованию товарного знака актом недобросовестной конкуренции (дело № СИП-151/2023). Суд указал, что информированность ответчика об использовании истцом спорного обозначения до даты приоритета товарного знака можно установить на основе косвенных доказательств. Для этого используется стандарт доказывания «баланс вероятностей». То есть, насколько вероятно, что ответчик не случайно выбрал такое же обозначение, а знал о его использовании иным лицом. 

Что еще учел суд:

• реализация идентичного товара (кофе) на одних и тех же маркетплейсах,
• возможность проверить наименование товара при регистрации карточки товара на маркетплейсах,
• популярность товара истца на маркетплейсах на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака,
• заказ изготовления продукции у одного и того же лица,
• отсутствие информации о том, что обозначение «Last Wish» когда-либо и кем-либо (до истца) использовалось в отношении какой-либо продукции, например, продуктов питания, т.е. данное обозначение уникально и неочевидно для использования в отношении кофе, а следовательно, вероятность случайного совпадения фактически исключена.

После вступления в силу судебного решения правовая охрана спорного знака на основании решения Роспатента признана недействительной в отношении товаров 30 и услуг 43 класса МКТУ.

Выводы судов выглядят обоснованными: последствия и хронология действий ответчика указывают на его осведомленность об использовании конкурентом спорного обозначения в своей деятельности. Истец вложил значительные средства в продвижение и узнаваемость бренда «Last Wish», а ответчик только зарегистрировал его и сразу же предъявил претензию о взыскании компенсации за его нарушение, предложив выкупить знак за крупную сумму. Вполне логично, что в этом деле суд установил однородность услуг 43 класса (кафе, рестораны) с товарами 30 класса (кофе), поскольку кафе — традиционные места продажи приготовленного кофе потребителям.

Дело Фламенко

Предъявление иска о незаконном использовании товарного знака и взыскание компенсации само по себе не означает недобросовестность правообладателя, который купил и использует товарный знак.

ООО «Царицынский комбинат» предъявил в СИП иск к ПАО «Группа Черкизово» о признании действий по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству № 809950 «Фламенко» актом недобросовестной конкуренции. Истец утверждал, что начал использовать спорное обозначение на колбасных изделиях еще в 2017 году, тогда как товарный знак ответчика зарегистрирован только в 2021 году. Кроме этого, между компаниями существует спор о нарушении исключительных прав на указанный товарный знак и взыскании компенсации.

Чтобы подтвердить знание ответчика об использовании истцом обозначения «Фламенко» до даты приоритета товарного знака истец истребовал через суд информацию из ФГИС «Меркурий» о том, какие производители и в каком объеме на территории России выпускали мясную (колбасную) продукцию под наименованием «Фламенко».

СИП отказался удовлетворять этот иск, так как ответчик доказал производство колбасной продукции «Фламенко» подконтрольными ему лицами начиная с 2008 года, включая значительные объемы производства и широкую географию продаж (дело № СИП-463/2023). Ответчик убедил суд, зарегистрировал знак, чтобы закрепить исключительные права на обозначение, которое использовалось им и его аффилированными лицами более 15 лет.

Суд учел, что система ФГИС «Меркурий» закрытая, и ответчик имеет доступ в ней лишь к информации в отношении самого себя. Поэтому сведения, размещенные в системе и касающиеся других лиц, не показывают осведомленность ответчика об использовании спорного обозначения иным лицом.

В отличие от дела «Last Wish» хронология действий ответчика в споре «Фламенко» по регистрации товарного знака не указывала на его желание навредить истцу. Долгие годы ответчик продвигал и повышал узнаваемость обозначения «Фламенко», а истец не предоставил подобных доказательств. Поэтому ключевой вывод суда здесь в том, что факт использования спорного обозначения одним лицом задолго до другого исключает недобросовестность первого при приобретении исключительного права на спорный товарный знак и при его использовании. Суд дополнительно отметил, что подача иска о защите исключительного права на товарный знак – реализация права на защиту.

Дело 2tips

Подачу заявки на товарный знак порой могут признать актом недобросовестной конкуренции. Это хорошо видно на следующем примере: ООО «Софт Артель» попросило СИП признать недействительным решение ФАС об отказе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства. Заявитель просил обязать антимонопольный орган рассмотреть заявление о признании действий ООО «Клаудпейментс» по приобретению и использованию домена «www.2tips.ru» и подаче заявки № 2021733621 на регистрацию обозначения «2tips» в качестве товарного знака актами недобросовестной конкуренции.

С позиции ФАС, рассмотрение заявления о недобросовестной конкуренции на стадии рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака не входит в компетенцию службы.

Суд не согласился с такой позицией регулятора и указал, что действия, связанные с приобретением исключительного права на товарный знак, в том числе до фактического получения права и в отсутствие использования такого товарного знака, можно квалифицировать как нарушение ст. 14.8 Закона о защите конкуренции (дело № СИП-1370/2021). СИП в очередной раз указал, что рассмотрение вопроса о наличии или отсутствии в представленных с заявлением материалов признаков нарушения антимонопольного законодательства – не та стадия, когда выясняются факты нарушения такого законодательства либо его отсутствия.

Товарный знак по спорной заявке все же зарегистрировали, и истец повторно обратился в СИП, требуя признать регистрацию товарного знака «2tips» по свидетельству РФ № 847550 актом недобросовестной конкуренции. В рамках дела № СИП-1095/2022 стороны заключили мировое соглашение, где указали, что правообладатель товарного знака № 847550 отчуждает его в пользу одного из истцов. Это решение оформили в Роспатенте.

На что обращать внимание

При подаче иска о признании регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции важно учитывать совокупность обстоятельств, но главное – цель лица, обратившегося за такой регистрацией.

Нужно установить: использовал ли правообладатель обозначение до подачи заявки, вкладывал ли он средства в его продвижение, какая была узнаваемость у обозначения на рынке, или он просто пытается вытеснить с рынка своих конкурентов. При этом намерение лица подлежит установлению на стадии обращения с заявкой в патентное ведомство, поэтому саму подачу заявки уже можно признать актом недобросовестной конкуренции. 

Нужно установить и последующее поведение лица, включая обращение с претензиями о нарушении исключительных прав к третьим лицам.