Компанией – разработчиком мобильных игр (далее – разработчик) создана развивающая игра для смартфонов, смыслом которой является составление максимального количества слов по различным темам из рандомного набора букв (далее – игра). Разработчиком заключены электронные соглашения с Apple Store и Google Play Market для продажи игры. Разработчиком зарегистрирован словесно-графический товарный знак, содержащий название игры. Также разработчиком создан сайт для пользователей игры, на котором пользователи могут приобрести за плату электронные помощники для игры – словари-ответы для прохождения уровней. По прошествии полугода с даты запуска игры (игра набрала популярность, зарегистрировано более 49 000 скачиваний) разработчиком было обнаружено, что индивидуальным предпринимателем Х (далее – ИП) создан сайт-зеркало с практически аналогичным доменным именем (отличается на одну букву), на котором размещены игра с практически идентичным функционалом и бесплатные ответы для прохождения уровней игры.

Риски

- убытки разработчика мобильной игры вследствие возможного уменьшения количества скачиваний игры в Apple Store и Google Play Market из-за снижения пользовательского интереса к игре, а также вследствие неполучения платы от приобретения пользователями платных «подсказок» для прохождения уровней игры на сайте разработчика игры;

- формирование «bad practice» для недобросовестных конкурентов;

- потенциально возможные судебные расходы в случае неурегулирования спорной ситуации в досудебном порядке, в том числе, расходы на проведение экспертиз.

Варианты решения

В досудебном порядке

Направить владельцу сайта-зеркала досудебную претензию с требованиями о прекращении деятельности сайта, выплате компенсации за нарушение исключительных прав разработчика на игру и выплате компенсации за незаконное использование в доменном имени сайта словесного обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком разработчика.
Обратиться к Яндекс и хостинг-провайдеру с заявлениями о блокировке сайта-зеркала.

В судебном порядке

Обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением о прекращении нарушения прав разработчика на объект авторских и исключительных прав – программное обеспечение игры, взыскании компенсации/убытков за незаконное использование программного обеспечения игры; прекращении деятельности сайта-зеркала, в доменном имени которого используется название, сходное до степени смешения с товарным знаком разработчика, взыскании компенсации/убытков за незаконное использование товарного знака в доменном имени сайта-зеркала.

Исковые требования рекомендуется обосновать следующими доводами:

1. ИП осуществлен взлом программного кода игры (в результате взлома получен доступ к словарю игры с перечнем слов, которые в определенных раскладках составляют другие слова, являющиеся «ключами» для прохождения на следующий уровень игры), изменение программного кода игры, создание на основании измененного программного кода игры, практически идентичной игре, созданной разработчиком. На сайте-зеркале, доменное имя которого принадлежит ИП, размещены игра, практически идентичная игре, созданной разработчиком. и ответы для прохождения игры, которые являются «платным сервисом» сайта разработчика игры. Соответственно, существуют риски a) неполучения разработчиком игры прибыли от приобретения игры в Apple Store и Google Play Market вследствие снижения пользовательского интереса: b) неполучения разработчиком игры прибыли от приобретения пользователями игры «платного сервиса» - ответов для прохождения игры на сайте разработчика.

Переработкой (модификацией) программы для ЭВМ или базы данных являются любые их изменения, в том числе, перевод такой программы или такой базы данных с одного языка на другой язык, за исключением адаптации, то есть внесения изменений, осуществляемых исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя; иное использование программы для ЭВМ или базы данных.
Программное обеспечение является результатом интеллектуальной деятельности. В соответствии со ст. 1261 Гражданского кодекса РФ авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе, на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения литературы.
Исключительными правами на программное обеспечение обладает создатель/разработчик программного обеспечения или лицо, которому исключительные права отчуждены создателем/разработчиком программного обеспечения по договору.
В соответствии с п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В соответствии со ст. 1270 Гражданского кодекса РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Таким образом, ИП осуществлена переработка (модификация) программного обеспечения игры без согласия/разрешения правообладателя – разработчика программного обеспечения игры, что является нарушением исключительных прав разработчика игры на результат интеллектуальной деятельности - программное обеспечение игры, т.к. разработчиком игры право использования программного обеспечения игры не было предоставлено ИП по договору.

В соответствии с п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе, программное обеспечение) осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия.

Следовательно, разработчик игры вправе требовать удаления с сайта-зеркала и запрета на дальнейшие попытки реализации игры, созданной ИП в результате незаконной модификации программного обеспечения.

В соответствии со ст.1301 Гражданского кодекса РФ в случаях нарушения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации 1) в размере от 10 000 до 5 000 000 руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров результата интеллектуальной деятельности; 3) в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование результата интеллектуальной деятельности тем способом, который использовал нарушитель.

(В нашем случае была заявлена компенсация 2 000 000 руб.)

2. В доменном имени сайта-зеркала использовано словесное обозначение, сходное до степени смешения со словесным элементом словесно-графического товарного знака разработчика игры.

В соответствии с п. 41 "Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков", утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015г. N 482, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.
Наличие словесного элемента товарного знака разработчика игры в доменном имени сайта-зеркала является одним из признаков звукового сходства и товарного знака разработчика игры (п.7.1.2.1 (а) "Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов", утвержденного Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020г. N 12).
Совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, подтверждает смысловое сходство товарного знака разработчика игры и доменного имени сайта-зеркала (п. 7.1.2.1 (b) "Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов", утверждённого Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020г. N 12).
В соответствии с положениями Постановления Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 18.07.2006г. по делу N 3691/06 для признания сходства обозначений достаточно самой опасности, а не реального смешения товарных знаков (обозначений) в глазах потребителя.
Таким образом, есть основания полагать, что доменное имя сайта-зеркала сходно до степени смешения с товарным знаком разработчика игры.
Таким образом, ИП использован товарный знак разработчика игры путем включения его в доменное имя сайта-зеркала без согласия/разрешения правообладателя товарного знака – разработчика игры, что является нарушением исключительных прав разработчика игры на результат интеллектуальной деятельности – товарный знак, т.к. разработчиком игры право использования товарного знака для включения его в доменное имя сайта не было предоставлено ИП по договору.

В соответствии с п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе, товарные знаки) осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия.

Следовательно, разработчик игры вправе требовать принудительной блокировки сайта-зеркала и отмены регистрации доменного имени сайта-зеркала, а также выплаты компенсации за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности – товарный знак – в соответствии со ст. 1301 Гражданского кодекса РФ.

Использование в доменном имени сайта слова/словосочетания, сходного до степени смешения со словесным товарным знаком, является основанием для отмены регистрации доменного имени сайта в соответствии с положениями Единообразной политики рассмотрения споров о доменных именах (утв. ICANN), активно применяемой российскими арбитражными судами.

В ходе судебного процесса рекомендуется заявить ходатайства о:

Проведении судебной экспертизы сайта-зеркала. Перед экспертом следует поставить следующие вопросы: содержит ли сайт-зеркало бесплатный контент – слова-подсказки для прохождения уровней игры, идентичный платному контенту (со словами-подсказками) на сайте разработчика?
Проведении судебной экспертизы ПО игры на сайте-зеркале. Кроме запроса на проведение экспертом сравнительного анализа ПО игры разработчика и ПО игры на сайте-зеркале перед экспертом необходимо поставить вопросы: какими способами нейтрализованы средства защиты ПО игры разработчика?; присутствуют ли в ПО игры на сайте-зеркале признаки модификации? (в случае их наличия, необходимо запросить подробное описание признаков модификации); позволяет ли наличие признаков модификации сделать вывод о том, что ПО игры на сайте-зеркале является переработкой/доработкой/измененной версией ПО игры разработчика?https://businessandlaw.ucoz.net/index/dlja_razrabotchikov_kompjuternykh_videoigr/0-36

Темы и теги

Россия Игры и КиберСпорт

разработчик игра сайт-зеркало ИП товарный знак Apple доменный имя исключительный право программный обеспечение