Регистрация «географических» товарных знаков: анализ практики

Российская компания обратилась в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака в отношении товаров 19-го класса МКТУ (доска паркетная; обшивки деревянные; паркет и др.). 

Роспатент отказал в регистрации товарного знака на основании п.п. 3 п. 1 и пп. 1 п 3. ст. 1483 ГК, указав, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «MOENA» воспроизводит название коммуны в Италии, которая располагается в провинции Тренто области Трентино-Альто-Адидже. Подход Роспатента заключается в том, что коммуна Моэна известна российскому потребителю ввиду наличия многочисленных русифицированных ссылок в сети Интернет с информацией об этом географическом объекте. Также на территории коммуны Моэны расположен горнолыжный курорт, в связи с чем это место является популярным среди российских и зарубежных туристов.

Роспатент пришел к выводу, что город Моэна может ассоциироваться у российских потребителей с местом производства товаров 19-го класса МКТУ. А так как заявитель находится в России, то потребитель будет введен в заблуждение относительно места производства товаров. Компания не согласилась с этой позицией и обратилась в суд, представив социсследование, согласно которому только 1,5% опрошенных допустили: Моэна может быть горнолыжным курортом в Италии, тогда как 94,2% опрошенных вообще не слышали слово «Moena» (Моэна).

Суд по интеллектуальным правам (дело № СИП-506/2023) признал решение об отказе в регистрации товарного знака недействительным и обязал Роспатент зарегистрировать товарный знак. В решении суда указано, что Роспатенту требовалось установить не только наличие географического объекта, чье название воспроизведено в товарном знаке, но и его известность для адресной группы потребителей и способность этого названия восприниматься рядовым потребителем как место производства конкретного товара.

Вышестоящие инстанции, включая Верховный суд, оставили это решение без изменений.

Подход судов видится обоснованным – если отсутствуют доказательства, что спорное обозначение воспринимается потребителями товаров, для которых испрашивается правовая охрана, как топонима, указывающего именно на место происхождения товара или место нахождения его производителя, то обозначение может восприниматься потребителем как имеющее фантазийное происхождение, что не препятствует его охране.

Интересно, что до ужесточения подхода Роспатента без каких-либо сложностей были зарегистрированы похожие по логике исполнения товарные знаки, например: товарный знак «Кадис» № 546568  (город в Испании) – в отношении товаров для животных, товарный знак «Воронеж» № 619975 – для услуг ресторанов, и многие другие. 

В настоящее время для «географических» знаков обслуживания ситуация складывается не лучше, чем для товарных знаков. 

Компания подала на регистрацию в качестве знака обслуживания обозначение в отношении широкого перечня услуг 35, 36, 39, 42 и 45 классов МКТУ (страхование, перевозки, юридические услуги и пр.).

Роспатент полностью отказал в регистрации знака на основании пп. 3 п. 1 и пп. 1 п 3. ст. 1483 ГК, со ссылкой на город Салаир в Кемеровской области, а также национальный парк «Салаир», расположенный в Алтайском крае.

Суть позиции Роспатента: у среднего российского потребителя могут возникнуть ассоциации между заявленным обозначением и городом Салаир или национальным парком «Салаир» как места оказания соответствующих услуг или места нахождения лица, оказывающего данные услуги.

СИП (дело № СИП-184/2023) признал решение об отказе в регистрации знака обслуживания недействительным и обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение компании. Суд посчитал, что представленные Роспатентом ссылки на Интернет-источники не подтверждают наличие у среднего российского потребителя стойких ассоциативных связей заявленного обозначения с городом и национальным парком, а также известности среднему российскому потребителю указанных географических объектов как таковых, а тем более как мест оказания услуг страхования, перевозки, юридических и иных услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана спорному обозначению. 

Также суд указал, что Роспатент не дал надлежащий анализ перечню услуг, для которого испрашивается правовая охрана спорному обозначению исходя из наличия (отсутствия) описательности данного обозначения. Суд обязал Роспатент учесть ссылки компании на регистрации на имя третьих лиц аналогичного рода обозначений «Салаир» в отношении иных товаров (услуг), исходя из принципа законных ожиданий.

Президиум СИП поддержал такое решение суда и добавил, что в отношении национального парка «Салаир» Роспатент необоснованно применил пп. 3 п.1 и п.1 п.3 ст. 1483 ГК, ухудшающие положение заявителя. Вместо этого нужно было использовать нормы п. 4 ст. 1483 ГК, допускающие регистрацию товарного знака при согласии владельцев объектов природного наследия. При повторном рассмотрении возражения заявителю потребуется представить согласие на регистрацию товарного знака от владельца национального парка.