О договорном авторстве и устном распоряжении исключительным правом (Определение СКЭС ВС РФ № 300-ЭС24-6956)

Определение СКЭС ВС РФ от 08.10.2024 № 300-ЭС24-6956 по делу № СИП-295/2023 уже освещалось на этом ресурсе Ю. Таем и С. Будылиным.

В своей публикации я не буду останавливаться на эстоппеле, о котором щедро высказались суды в актах сразу трех инстанций. Хочу остановиться на двух других темах: договорном авторстве и устном распоряжении исключительным правом на патент.

Обстоятельства дела

Три автора, участвовавшие в разработке, ставшей впоследствии патентом, устно договорились между собой и инвестором о создании патентоспособного решения, которое должно будет приносить доход. Инвестора включили в патент как соавтора, а общество, которым он управлял, - как единоличного патентообладателя. Как указано, это общество финансировало создание разработки и осуществляло ее организационно-техническое сопровождение. 

Впоследствии патент (вместе с другими изобретениями) должен был перейти к специально созданному, вероятно, для удобства управления правами и распределения доходов, юридическому лицу. Оно было создано (для удобства приведу его наименование – «Лаплас»), но права на патент ему не передали.

Иск заявил один из авторов. Его требования сводились к исключению инвестора из состава авторов и включению истца в сопатентообладатели. Подача иска, как указано в акте первой инстанции, была связана с нарушением договоренностей инвестором по передаче права на патент от общества, которое он контролировал, к Лапласу.

Требования истца в части указания себя сопатентообладателем суд удовлетворил. Причиной было отсутствие перехода права от истца к обществу.

Судя по тексту актов, никаких письменных договоров в деле не было. Основываясь на показаниях сторон, переписке и опросе свидетелей, суд квалифицировал отношения всех четырех лиц, включённых в патент, как устный договор НИОКР. При этом подтверждения перехода права на получение патента не было.

Суд указал, что самой по себе заявки на патент, которую видели авторы, и где были указаны все 4 лица (истец, ответчик-инвестор и два других автора) как авторы, а общество - как патентообладатель, недостаточно для подтверждения перехода права. Важно, что этот вывод был сделан применительно и к двум оставшимся авторам.

Поскольку переход права на патент от истца к обществу не был подтвержден, постольку иск в этой части был удовлетворен: суд решил выдать новый патент с указанием истца в качестве сопатентообладателя.

К этой части я верусь после.

О договорном авторстве 

Требования об исключении инвестора из числа авторов, а общество – из числа правообладателей суд не стал удовлетворять, сославшись на противоречивое поведение истца и применив принцип эстоппель. Противоречивость выражалась в том, что в материалах дела была установлена, договоренность, не оспариваемая сторонами, «о совместном обладании исключительным правом на изобретение либо о передаче исключительного права хозяйственному обществу, участниками которого будут являться все авторы». Поэтому суд не стал исследовать творческий характер автора-инвестора.

Проблема была, судя по тексту актов, не столько в том, что инвестор был указан соавтором в заявке, сколько в том, что патент не был передан в Лаплас. Случись эта передача, спора бы не было, и авторство не оспаривалось. На договоренности между сторонами «в отношении указания авторов и патентообладателей спорного технического решения» указал и суд кассационной инстанции.

Проходящие по тексту актов отдельные утверждения о творческом вкладе инвестора, действительно, навевают на мысли о его спорности. 

Верховный Суд не согласился с Судом по интеллектуальным правам в части неизучения творческого вклада инвестора и направил дело на новое рассмотрение.

Сложно сказать, что подразумевал СИП, говоря о договоренностях об авторстве. Разумеется, включать в авторы тех, кто не принимал личного участия в создании решения, нельзя. Разумеется, на практике это происходит. Часто знать о том, кто, в действительности, является автором, могут только разработчики решения. Договоренности о включении кого-то в авторы могут быть обусловлены разными причинами: выражением признательности за руководство деятельностью или ее финансирование, искренней верой в то, что организационная помощь должна влечь включение человека в список авторов и т.д.

Иногда авторы, работающие над крупным изобретением, могут не взаимодействовать друг с другом напрямую. Их результаты впоследствии соединяются кем-то третьим и включаюются в заявку на патент. Тогда фактическое знание о творческом вкладе становится еще более сакральным.

Указание кого-либо в патенте как автора несет вечный риск оспаривания такого включения. Причины оспаривания, разумеется, тоже могут быть разными, и не всегда относиться к отсутствию творческого вклада, например, отношения между авторами могли испортиться. Другая приична позднего оспаривания - прекращение зависимости (финансовой, трудовой и т.д.), не позволявшей раньше его осуществить.

«Молчаливое согласие» соавторов – не повод отказывать в защите. Они, повторюсь, могли быть не знакомы с другими соавторами, могли не иметь возможности повлиять на текст финальной заявки. Но здесь не должно быть перекоса в сторону истцов: при испорченных отношениях стороны могут начать принижать вклад друг друга, быть не до конца искренними, представляя свою позицию или документы, и т.д. Поэтому изучение вклада не должно быть формальным. Но зачастую сделать это сложно из-за не всегда бережного отношения к документации, сопровождающей разработку на разных этапах.

В то же время не должно быть сохранения договоренностей сторон, если один из авторов не вносил творческий вклад: закон об этом ясно и недвусмысленно говорит. Отсутствие вклада - причина для исключения из числа авторов, несмотря на любые предыдущие согласия.

Последствия исключения из числа авторов и устное распоряжение исключительным правом на подачу заявки

Последствия в оспаривании авторства будут зависеть от того, кому принадлежит исключительное право на патент. Если оно перешло текущему патентообладателю надлежащим образом, то исключение «номинального» автора не повлечет никаких последствий в части обладания правом: им останется то же лицо. Если патент принадлежит нескольким лицам, последствие серьезнее: исключенный автор перестает обладать правом на патент (его частью), лишается возможности его использовать или распоряжаться им. Если номинальный автор - единственный патентообладатель, но подтверждения перехода ему права не было, то патентообладателями будут авторы, фактически участвовавшие в разработке. 

Рассматриваемый случай интересен комбинацией двух факторов: авторства и патентообладания.

Неоспаривание творческого вклада инвестора повлекло оставление общества патентообладателем. Обосновывалось это служебным характером патента для инвестора перед обществом. В таком случае документального оформления перехода права не требуется.

Сейчас, при новом рассмотрении, может выясниться, что творческий вклад у инвестора отсутствовал. Это повлечет не только исключение его из числа авторов, но и исключение общества из числа патентообладателя.

Или не повлечет?

Нюанс в том, что, помимо истца, в деле еще два автора. Они привлечены в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований. Напомню, суд посчитал, что заявка на патент с четырьмя авторами и обществом-патентообладателем не подтвердила переход права на получение патента. Другого подтверждения перехода права в деле тоже не было. Но в этой части, ввиду отсутствия соответствующих требований, суд не стал выносить решение о выдаче нового патента с сопатентообладателями-оставшимися авторами. 

Сейчас Суду по интеллектуальным правам, видимо, придется решить, указывать ли их в части сопатентообладателей, если инвестора-автора исключат из числа авторов. Вывод же будет зависеть от того, было ли распоряжение правом на получение патента (передали ли это право авторы обществу).

Хотя в ГК отсутствует регулирование формы договора передачи права на получение патента, представляется, что она должна быть письменной – по аналогии с п. 1 ст. 1369 ГК РФ, предусматривающей обязательную письменную форму договоров распоряжения правом для уже полученных патентов.

Акты СИП не позволяют понять мнение судей о том, возможна ли устная форма такого распоряжения (правом на получение патента). Упоминая различные договоренности, наверное, суды могли его допустить. Квалификация устных договорных отношений сторон как НИОКР с условием о дальнейшем распоряжении – одна из возможных трактовок мыслей суда. Мне она не близка, но отсутствие регулирования формы в этой части позволяет, как минимум, развить такую идею.

Интересно, как будет развиваться новое рассмотрение в части выдачи нового патента: посчитает ли суд, что, исключив ответчика-инвестора из числа авторов, он должен исключить и общество из числа патентообладателей? Или общество следует оставить, потому что другие авторы не заявляли самостоятельных требований, и, соответственно, не оспаривают устный переход права на получение патента к обществу? Может ли быть такой устный переход, и выскажется ли СИП по этому вопросу?

На мой взгляд, такого перехода быть не должно, и исключение автора-инвестора из числа соавторов должно повлечь выдачу нового патента с тремя авторами-патентообладателями. Такой вывод наиболее соотносится с законом.

Но, говоря о правильном, с моей точки зрения, правоприменением, не могу не указать на грустную тенденцию, уже отмеченную Ю. Таем, - о распространении устных договоренностей в нашей стране. СИП, судя по всему, проделал большую работу, устанавливая обстоятельства дела, основываясь на устных показаниях. Но зачастую судьи не хотят вникать в письменные документы, не говоря о вызове свидетелей. Устные, ничем не подтвержденные договоренности, - серьезнейшее препятствие истцу для защиты своих интересов, а суду – для установления того, кто прав, а кто – нет.

В одном из актов было указано, что истец и другие авторы сейчас работают у конкурента. Исключение инвестора и общества из числа авторов и патентообладателей соответственно повлечет невозможность инвестору принимать какое-либо участие в судьбе патента. Будь заключены письменные договоры о передаче права на получение патента, такой проблемы бы не возникло: исключение влекло бы только отсутствие инвестора в перечне авторов.

Защита личных неимущественных прав авторов, безусловно, важна. Но не менее важна защита тех, кто вкладывал труд и деньги в авторов, создающих решение. Создание и правильное оформление документации – единственный способ оградить интересы инвесторов от последующих конфликтов с авторами. Споры в части распределения прибыли от использования и распоряжения исключительным правом несут одни последствия, споры об обладании правом – другие. Инвестор может лишиться средств, несколько лет вкладываемых в разработку решения, не вернув даже половины. А получение прибыли перейдет только авторам, успешно защитившим свои права, базируясь на отсутствии письменных договоров. Это законно, но справедливо ли?