Спорные вопросы определения статуса ноу-хау и его коммерческой ценности

Предыстория и фабула дела

Дело № А67–10499/2021 было рассмотрено в трех инстанциях и только по истечении двух лет Суд по интеллектуальным правам поставил в нём точку. Истцом в этом споре выступал индивидуальный предприниматель Иван Кислицин, который предъявил иск к ООО УК «Дрим» —  управляющей компании франшизной сети. 

Dream — франшиза по клинингу и химчистке, работающая на рынке более  13 лет. В настоящее время открыто 200+ филиалов  в России и странах СНГ.

Экс-партнер франшизы утверждал, что сведения, которые передал ему франчайзер, не соответствовали статусу ноу-хау. Значит, предмет лицензионного договора между франчайзи и управляющей компанией «Дрим» определен не был. Настаивая на этом факте, ИП Кислицин требовал признать договор франчайзинга незаключенным и вернуть паушальный взнос. 

По итогам 2023 года спрос на франшизы в России вырос на 57,7%. Франчайзинговую бизнес-модель  часто выбирают начинающие предприниматели. Их привлекают минимальные риски, готовые решения и опыт, который правообладатель  накопил при ведении предпринимательской  деятельности. Основная ценность франчайзинговой сети – это ноу-хау, благодаря которому бизнес становится уникальным и успешным.

Ноу-хау — информация, которая неизвестна широкому кругу лиц, имеет ценность для бизнеса и хранится как секрет компании. Около 90% договоров коммерческой концессии и лицензионных договоров предусматривают  передачу права использования в предпринимательской деятельности секретов производства, то есть ноу-хау. Ноу-хау носит комплексный характер: сведения, отраженные в ноу-хау, ценны именно в совокупности. Отдельные части ноу-хау могут не нести прямой коммерческой ценности для получателя.

Проблематика иска: потенциальный риск для рынка

Главным опасением франчайзера было дело № А70–4767/2020, в котором рассматривался аналогичный иск к компании «Дрим». В рамках этого дела ИП Ганин Дмитрий также требовал признать лицензионный договор незаключенным и взыскать с франчайзера сумму в размере паушального взноса. В ходе судебных разбирательств была проведена экспертиза, согласно которой эксперты проанализировали лишь часть переданных сведений (только те, на которые указал франчайзи), хотя это противоречило требованиям ст. 1465 ГК РФ. Тем не менее иск ИП Ганина удовлетворили и обязали франчайзера в лице управляющей компании «Дрим» вернуть паушальный взнос. 

Иск со стороны ИП Кислицина в рамках дела № А67–10499/2021 рассматривали в отношении той же франшизной сети и в отношении того же объема сведений. Эти обстоятельства могли не только повлиять на решение суда, но и сформировать опасный прецедент. 

Решение суда

Как и в случае с судебным делом между компанией «Дрим» и ИП Ганиным, франчайзи настаивал, чтобы судебная экспертиза рассмотрела не все сведения, которые он получил от компании «Дрим». Экспертиза была заявлена только в отношении части информации — в описании методики оказания услуги. По мнению экс-франчайзи, лишь эти данные имели отношение к определению ноу-хау, а остальное было нерелевантно. Также франчайзи ссылался на отсутствие коммерческой ценности этой информации.

Компания «Дрим» вместе с командой «Совета», в свою очередь, ссылались на ст. 1465 ГК РФ и утверждали, что в понятие ноу-хау входит весь массив сведений, которые получил действующий на тот момент партнер.

В свою очередь, коммерческая ценность переданных сведений заключалась в том, что совокупность этих сведений позволяла обеспечить быстрый вход на рынок клининговых услуг, без тестирования гипотез и сопутствующих затрат.

При проведении экспертизы доводы юристов были приняты к сведению, в результате чего эксперты оценивали весь объем информации.

Суд изучил экспертное заключение и доказательства по делу, после чего встал на сторону компании «Дрим». В частности, эксперты определили, что франчайзинговый пакет ноу-хау содержит:

• юридический блок;
• маркетинговый блок;
• сведения об организации бизнеса;
• сведения об используемых в бизнес-деятельности технических средств, способах их применения и прочие.

Судом был сделан вывод, что переданная информация позволяла франчайзи обеспечить быстрый старт бизнеса, что подтверждает коммерческую ценность такой информации.

Четыре важных вывода суда о ноу-хау во франчайзинге

В рамках спора суд обозначил, как формируется структура ноу-хау. В выводах суда можно выделить четыре критерия.

Критерий 1. Сведения о ноу-хау — это результат интеллектуальной деятельности, так как их проанализировал и структурировал человек. Сведения объясняют, как вести бизнес, перечисляют этапы от выбора организационно-правовой формы до оценки результатов.

Критерий 2. Сведения, содержащиеся в ноу-хау имеют действительную коммерческую ценность. Франчайзер–лицензиар передает франчайзи–лицензиату перечень товаров, эффективность которых уже подтвердил. Это поможет лицензиату быстрее перейти к практике, открыть бизнес по франшизе и сократить издержки.

Критерий 3. Отдельные составляющие ноу-хау, включая документы, могут не обладать всеми признаками ноу-хау. Оценивается массив сведений, а не компоненты. При этом в составе ноу-хау могут быть и данные из открытых источников — это не значит, что весь объем информации, содержащийся в ноу-хау, не соответствует ст. 1465 ГК РФ.

Критерий 4. Коммерческая ценность ноу-хау — преимущество перед третьими лицами, которое получает франчайзи. Информация должна помогать им выйти на рынок в новой нише с минимумом вложений. Сведения, которые относятся к конкретному бизнесу и обуславливают коммерческую ценность, могут быть разными.

Будущее правовой защиты франчайзеров

Судебная практика, которая позволяет анализировать лишь часть сведений, составляющих ноу-хау, — риск для рынка франчайзинга. 

Представим повторяющийся сценарий, по которому все больше франчайзи начнут со временем требовать расторжения договоров — подобно партнерам компании «Дрим». Таким франчайзи достаточно будет запросить экспертизу лишь той части ноу-хау, которая формально не соответствует критериям ст. 1465 ГК РФ. А после расторжения договора экс-партнеры смогут использовать сведения о ноу-хау без ограничений или соблюдения  конфиденциальности. 

Поэтому отказ в удовлетворении иска между «Дрим» и индивидуальным предпринимателем Кислициным — значимый шаг для франчайзинга России. В позиции суда были уточнены требования, которые предъявляются к структуре ноу-хау бизнеса, развивающегося по модели франчайзинга. А значит, при должной юридической поддержке каждый франчайзер сможет защитить себя от недобросовестных партнеров.