Компенсация за бренд: сколько заплатит маркетплейс
Нарушили право на бренд
У компании «Газ» есть общеизвестный товарный знак «Бегущий олень/Газ». Он зарегистрирован в отношении 12-го класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) «автомобили, запчасти к ним». В интернет-магазине «vsemayki.ru» правообладатель бренда обнаружил, что там можно купить различные товары с его логотипом. Среди изделий были футболки, свитшоты, шопперы, чехлы для телефонов и другие предметы. Их предлагали к продаже предприниматель Василий Левченко и фирма «Всемаркет», которая и ведает сайтом.
Владелец интеллектуальной собственности (ИС) решил, что бизнесмен и компания нарушили его права на бренд. «Газ» подал в суд на них: он просил взыскать с ответчиков солидарно 3,2 млн руб. компенсации за нарушение исключительного права на общеизвестный товарный знак (дело № А45-4790/2022). Сумму возмещения истец рассчитал исходя из стоимости каждой реализуемой через сайт модели товара в двукратном размере. Это допустимо в соответствии с пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК («Ответственность за незаконное использование товарного знака»). Согласно правилу, правообладатель может потребовать компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.
Не продавали, а только предлагали
Ответчики возражали. По мнению предпринимателя, размер компенсации завышен. Сайт «Всемаркет» — это маркетплейс. На нем размещают модели товаров для изготовления по заказу конкретным производителем. Сам принт создал дизайнер. Он же выгрузил его на сайт. Компания автоматически передала заказы предпринимателю. Тот же не проверял макеты изделий. Он предложил свой расчет компенсации, исходя из количества уже реализованных изделий — 16 210 руб. Фирма же считает себя информационным посредником. Истец не доказал, что организация продала продукцию с его товарным знаком. Компания объяснила: на маркетплейсе располагают предложения к продаже изделий, которые только создадут в будущем. На момент заказа и до этого товара, изображенного на сайте, не существует как вещи.
Три инстанции удовлетворили иск. Суды решили, что ответчики нарушили права истца на бренд. Они предложили к продаже контрафакт. Это уже говорит об использовании изображений товарного знака на вещах.
«Всемаркет» не согласилась с выводами нижестоящих инстанций и дошла до Верховного суда. Компания обратила внимание, что на сайте размещается лишь каталог дизайнов, которые можно распечатать на изделиях. Это еще не произведенные товары. Суды же определили размер компенсации не на основе количества уже существующего контрафакта, а исходя из числа предложений к продаже изделий, где можно расположить дизайн в виде изображения бренда истца.
Экономколлегия не согласилась с выводами судов и направила дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. ВС напомнил: с помощью компенсации из пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК можно взыскать с нарушителя двойной доход, который он извлек или только собирался получить от реализации контрафакта. Судьи разъяснили: применить этот вид компенсации можно, когда подделки реально есть в том количестве, которое истец принимает за основу для расчета. Также надо учитывать стоимость одного такого экземпляра.
ВС указал: суды не исследовали механизм работы сайта с каталогом товаров. Еще они не оценили доводы ответчиков о том, что перечень дизайнов изделий не подтверждает количество вещей, предлагаемых к продаже.
В данном случае удовлетворение иска противоречит закону, поскольку нет надлежащего обоснования взыскиваемой суммы, заключила коллегия. Также нет документов, подтверждающих количество экземпляров с незаконно размещенным брендом и их цену.
Нарушений все больше, споров — тоже
Определение ВС актуально, поскольку с развитием маркетплейсов на них все чаще размещают предложения о продаже вещей с чужими товарными знаками, которые разместили на изделиях незаконно, отмечает Кирилл Катков, юрист . Соответственно, споров о защите исключительных прав на такие средства индивидуализации тоже становится больше.
По закону можно взыскивать компенсацию как альтернативу убыткам, не доказывая размера потерь. Несмотря на это, важно понимать, что заявленная сумма должна быть соразмерна нарушению и потенциальным утратам правообладателя, объясняет Антон Нефедьев, советник, руководитель направления «Интеллектуальные права в сфере технологий», практика разрешения споров и интеллектуальной собственности .
В законе не конкретизируются специфические вопросы, связанные с механикой взыскания двойной стоимости товаров. Потому на практике возникает много вопросов по применению этой нормы, говорит Нефедьев. Ранее на уровне высших судов уже разбирались такие аспекты, как:
- какую цену брать за основу расчета двойной стоимости товара: розничную или оптовую;
- можно ли требовать двойную стоимость товара от каждого лица в цепочке распространения изделий;
- можно ли взыскивать двойную стоимость товара более одного раза, если нарушены права на сходные знаки, принадлежащие разным лицам;
- может ли суд снижать размер компенсации, заявленной по механике двойной стоимости.
В этом деле очередной достойный внимания вопрос: можно ли требовать двойную стоимость товара, который фактически еще не произведен, отмечает эксперт.
Определение дает не двусмысленный намек на то, что подход, при котором взыскивается двойная стоимость еще не произведенного товара, не является корректным. Полагаю, что практика будет двигаться именно в этом направлении.
В определении важен более внимательный и квалифицированный подход к расчету и взысканию компенсации, считает Антон Банковский, партнер, глава практики интеллектуальной собственности . А именно, когда невозможно установить количество произведенного или фактически существующего контрафакта. Экономколлегия ориентирует суды на то, чтобы при рассмотрении споров против онлайн-площадок учитывать их специфику и сначала проверять, реально ли товары существуют, и сколько их имеется, говорит Катков. И только после этого уже считать компенсацию. Сама же возможность выбирать на сайте товар нескольких размеров и цветов не говорит о том, что изделия действительно есть в каждом размере и цвете.
В этом смысле позиция ВС вносит коррективы в сложившуюся практику, ибо побуждает суды исследовать вопрос о количестве товара, реально имеющегося у ответчика. Это возможно, если истребовать у него соответствующие документы на изделия. Продолжая логику ВС, можно сделать вывод, что если конкретной модели товара нужных покупателю размера и цвета до заказа не существует, нет и незаконного использования чужого средства индивидуализации.
ВС установил, что каталог дизайнов не подтверждает количество изделий, предлагаемых к продаже, отмечает Марина Пожидаева, юрист практики IP . Товары делают под заказ, в реальности их еще нет, потому принимать их как контрафакт невозможно. С одной стороны, эта позиция верна, с точки зрения расчета компенсации в двукратном размере, полагает эксперт. Надо предоставлять документы, которые подтвердят точное число экземпляров продукции и их цену. Но при предложении будущих товаров в виде дизайн-модели нельзя точно понять их будущее количество, которое можно задокументировать, подчеркивает Пожидаева.
С другой стороны, технический прогресс и способы взаимодействия продавцов и покупателей стремительно развиваются. Потребители могут не знать о том, что дизайн-модель — это только предложение-обещание, а не реально существующий товар. Они могут полагаться на этот проект как на реально существующую вещь, которую получат после проведения оплаты.
Тогда дизайн-модель служит своего рода обещанием. Его можно выполнить в неограниченном числе, объясняет Пожидаева. Закон эту ситуацию никак не учитывает и не регулирует, с точки зрения нарушения прав на товарный знак на изделии, которого еще нет, но может появиться. «На мой взгляд, если критерий объективности расчета соблюсти нельзя, потому что неизвестен предельный количественный показатель, то правообладателям лучше использовать вид компенсации в размере от 10 000 до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения», — считает эксперт.
В делах о привлечении к ответственности аналогичных торговых онлайн-площадок суды обычно определяют количество товара, предлагаемого к продаже, исходя из количества изделий, указанного на самом сайте, говорит эксперт. Например, в деле № А40-89902/2020 суд рассчитал размер компенсации исходя из количества коробок, доступных к заказу, и числа штук товара в одной коробке, согласно информации на сайте, делится практикой Катков. Если же на сайте нет количества доступного для покупки товара, суды обычно считают, что к продаже предложена как минимум одна единица (модель) товара, объясняет эксперт. Когда заявитель не доказал большее количество изделий, которое можно купить, размер компенсации определяют, умножая на два стоимость одной модели. Например, так было в деле № А76-39366/2021, приводит пример Катков.
Правообладатель может требовать компенсацию как за предложение к продаже товара с незаконно нанесенным на него брендом, так и за сам факт реализации такого изделия, объясняет Павел Оськин, юрист коллегии адвокатов . Эти случаи взыскания денег необходимо разделять, подчеркивает эксперт. В ситуации с продажей, как правило за основу расчета берут данные о количестве и стоимости реализованного контрафактного товара. В случае же с предложением, этот вид компенсации применяют, когда:
- стоимость и количество реализованного товара установить невозможно;
- либо есть цель взыскать с нарушителя компенсацию в большем размере, нежели в том, который определяется по усмотрению суда от 10 000 руб. до 5 млн. руб. (пп. 1. п. 4. ст 1515 ГК). Например, если товар дорогой;
- или имеются сведения о количестве товара предлагаемого к продаже в наличии.
При рассмотрении дела «Всемаркет» ВС обоснованно исходил из того, что заявленный размер компенсации был не обоснован, говорит Оськин. Товар с незаконно нанесенным на него брендом не изготовили и не реализовали.
Особенность такой категории дел — распределение бремени доказывания, поясняет Оськин. Часто истец фиксирует один или несколько фактов продажи контрафакта и представляет данные о стоимости и количестве реализованного товара. Он также может просить истребовать такие сведения, например, у Ozon и Wildberries. Обычно эту информацию маркетплейсы представляют лишь по требованию суда, обращает внимание эксперт. Ответчик может оспорить факт нарушения и доказать легальное происхождение товара. Еще он вправе не согласиться с размером компенсации, доказав другую стоимость и количество реализованных изделий. Суды удовлетворяют требования в полном объеме, если истец представил обоснованный расчет, а ответчик не оспорил факт нарушения и размер компенсации, объясняет Оськин.