ВС объяснил, когда за товарный знак в ссылке можно требовать компенсацию
С 2018 по 2021 год между индивидуальным предпринимателем Алиной Жеребцовой и компанией «Сибстройсервис» действовал лицензионный договор, по условиям которого фирма могла использовать товарный знак Topfence, принадлежащий ИП. Когда лицензионный договор закончился, «Сибстройсервис» продолжил использовать товарный знак в адресе сайта. Тогда Жеребцова обратилась в суд и попросила взыскать с компании 3,4 млн руб. компенсации (дело № А45-25305/2023). Три инстанции удовлетворили требования предпринимателя.
Тогда «Сибстройсервис» обратился в Верховный суд. Компания посчитала, что суды неправильно квалифицировали включение товарного знака в адресную строку как его использование по смыслу ст. 1484 ГК («Исключительное право на товарный знак»). Заявитель настаивает, что слово Topfence встречалось лишь в нескольких спорных адресных строках страниц сайта и его не использовали для индивидуализации товаров или услуг.
Экономколлегия направила дело на новое рассмотрение. ВС указал: само по себе упоминание обозначения, входящего в объем правовой охраны товарного знака, не является нарушением исключительного права.
Главным критерием, очерчивающим пределы свободного использования спорного обозначения, служит категория смешения, нарушающая ассоциативную связь товара и его коммерческого источника. Правообладатель не вправе ограничивать употребление элементов товарного знака в их общепринятом значении, если такое использование не раскрывает различительную способность обозначения, не выделяет одного участника рынка среди других и не создает конкурентного преимущества.
При новом рассмотрении суду предстоит выяснить, был ли избранный компанией способ адресации предназначен для продвижения собственных товаров и могло ли у потребителя возникнуть впечатление о принадлежности сайта правообладателю. Еще ВС поручил исследовать вопрос о возможном злоупотреблении правом со стороны предпринимателя, поскольку товарный знак был изначально зарегистрирован на «Сибстройсервис», а затем отчужден в пользу супруги бывшего директора компании.
Важен контекст использования знака
Верховный суд подтвердил ранее сформулированную позицию: само по себе использование товарного знака в адресной строке браузера не является нарушением прав на товарный знак. Чтобы выявить факт нарушения, необходимо установить возникновение смешения в глазах потребителей, говорит старший юрист юридической фирмы Мария Першонкова.
Юрист напоминает, что ранее в похожем споре истцу удалось взыскать компенсацию, поскольку товарный знак размещался в том числе на страницах сайта (дело № А45-23090/2022). В связи с чем у потребителя могло сложиться впечатление, что обозначение используется связанным с правообладателем лицом, пояснила Першонкова.
Позиция ВС не создает принципиально новых правил, но смещает акценты: от судов требуют внимательного анализа контекста использования знака и обязывают их самостоятельно сопоставлять заявленную к взысканию «двойную лицензию» с фактическим способом использования обозначения, отмечает старший юрист Игорь Матвеев. Экономколлегия также напомнила, что доводы о недобросовестности сторон не дежурная риторика, а полноценный предмет исследования.
Споры о товарных знаках, в том числе при использовании в URL‑адресах должны будут проходить полноценную проверку на наличие риска смешения, а формула «видим знак – значит, есть нарушение» больше не сработает.
Отдельно Верховный суд подчеркнул, что судам следует проверять соразмерность заявленной компенсации. По словам Першонковой, правообладатели часто в обоснование компенсации в виде двукратного размера права использования прикладывают лицензионные договоры. Но в них объем представленных прав значительно больше, чем объем нарушения. Определение в очередной раз подчеркивает, что именно на истце лежит обязанность обосновать заявленный размер компенсации и его соразмерность нарушению, говорит юрист.
ВС указал, что на основании подп. 2 п. 4 ст.1515 ГК суды обязаны сопоставить фактический способ использования ответчиком спорного обозначения со способом, отраженным в представленном истцом лицензионном договоре, положенном в основу расчета компенсации, отмечает старший юрист Владимир Родионов. Суд должен сделать это вне зависимости от активности доказательственной позиции ответчика (например, если он не оспорил расчет истца, предоставив иные лицензионные договоры), продолжает эксперт.
Кроме того, ВС напомнил о недопустимости злоупотребления правом. Отменив решения нижестоящих инстанций, экономколлегия дала понять: если правообладатель годами игнорировал нарушение, имел аффилированные связи с ответчиком, благодаря которым получил товарный знак, а теперь добивается «штрафной» компенсации — суду необходимо проверить, не превращается ли защита IP‑прав в инструмент причинения вреда конкуренту, считает Матвеев.